專(zhuān)利權是一種重要的財產(chǎn)權，只有積極地進(jìn)行專(zhuān)利運營(yíng)，才能獲得實(shí)實(shí)在在的經(jīng)濟價(jià)值。

專(zhuān)利許可是專(zhuān)利運營(yíng)中最簡(jiǎn)單、最主要的專(zhuān)利收益運營(yíng)模式之一，其本質(zhì)上屬于專(zhuān)利使用權的授權，與專(zhuān)利出售相比，雖然可能交易額較小，但是許可人仍保留專(zhuān)利所有權。關(guān)于專(zhuān)利許可策略，有一些重要點(diǎn)容易被忽視，本文對此進(jìn)行了研究，提出了一些建議：從專(zhuān)利申請之時(shí)采用專(zhuān)利組合以增大許可機會(huì )；根據不同的許可動(dòng)機采取不同的許可策略；在許可談判前簽訂保密協(xié)議；避免授權條款中的歧義；關(guān)注改進(jìn)發(fā)明的歸屬；避免出現壟斷條款等。

專(zhuān)利許可往往與專(zhuān)利申請、侵權訴訟等問(wèn)題緊密聯(lián)系在一起，在制定許可策略時(shí)需要統籌考慮。

關(guān)于專(zhuān)利許可策略，國內現有研究并不多，本文主要針對專(zhuān)利許可策略中的一些容易忽視的重要策略點(diǎn)進(jìn)行研究，以幫助許可雙方更好地進(jìn)行專(zhuān)利許可業(yè)務(wù)。

一、專(zhuān)利申請與專(zhuān)利許可

1．專(zhuān)利組合可以提升價(jià)值，增大許可機會(huì )

專(zhuān)利權的價(jià)值在于達到一定范圍的獨占排他效果。現實(shí)中，很多申請人將自己的一項發(fā)明創(chuàng )造申請了一項專(zhuān)利申請后，就不再進(jìn)行外圍專(zhuān)利的申請。這樣的情況 下，競爭對手通過(guò)對此項專(zhuān)利的專(zhuān)業(yè)分析，往往可以規避專(zhuān)利權的保護范圍，或者開(kāi)展進(jìn)一步研發(fā)自行申請大量外圍專(zhuān)利進(jìn)行圍攻，因而不會(huì )產(chǎn)生專(zhuān)利許可的需求。

因此在專(zhuān)利申請時(shí)就應有專(zhuān)利組合的策略，以增加專(zhuān)利許可的機會(huì )。例如，2013年微軟收購諾基亞公司的設備和服務(wù)業(yè)務(wù)時(shí)，其中28億美元是針對諾基亞的 專(zhuān)利組合的。 再如，在化學(xué)領(lǐng)域，要盡可能從產(chǎn)品、衍生物、生產(chǎn)設備、組合物、用途等各方面開(kāi)展技術(shù)挖掘，申請多項專(zhuān)利。

2．專(zhuān)利組合還會(huì )帶來(lái)交叉許可的可能

現實(shí)中，競爭對手也會(huì )擁有一系列專(zhuān)利權，當可能遭遇到競爭對手的侵權起訴時(shí)，經(jīng)常就會(huì )出現交叉許可的策略。此時(shí)，如果擁有核心專(zhuān)利和外圍專(zhuān)利構成的專(zhuān)利組合，則在競爭談判中會(huì )占據很大優(yōu)勢。

二、不同許可動(dòng)機采取不同戰略

關(guān)于專(zhuān)利許可，應當關(guān)注到許可雙方的利益是不同的，但是必須以一些方式進(jìn)行調和。只有雙方都對彼此的共同利益有深刻理解，專(zhuān)利許可才會(huì )成功。因此應樹(shù)立一個(gè)觀(guān)念：專(zhuān)利許可的目標不僅僅是合理的價(jià)格，而是尋求雙贏(yíng)的平衡。

1.因侵權訴訟而啟動(dòng)專(zhuān)利許可

現實(shí)中這樣的實(shí)例很多。例如，蘋(píng)果向美國加州北部地方法院提交訴狀，指控愛(ài)立信在LTE技術(shù)專(zhuān)利上收取了過(guò)高專(zhuān)利費，隨后愛(ài)立信反訴蘋(píng)果，聲稱(chēng)無(wú)法通過(guò) 談判途徑達成專(zhuān)利授權協(xié)議，請求法院強制蘋(píng)果妥協(xié)，這也引發(fā)了雙方在多個(gè)地區的專(zhuān)利之爭。2015年12月，愛(ài)立信公司對外表示，已同蘋(píng)果達成一份全球范 圍內的專(zhuān)利授權協(xié)議，同時(shí)雙方終止針對對方的全部專(zhuān)利侵權訴訟。

對于此種情形，許可活動(dòng)需要考慮勝訴的可能性、判賠數額、其他判決結果、訴訟費用、敗訴對公司形象的影響等因素。

此外，應關(guān)注此次專(zhuān)利法修改的結果及后續影響。目前，國務(wù)院法制辦已經(jīng)就第四次專(zhuān)利法修改草案向社會(huì )公開(kāi)征求意見(jiàn)，與現行法律相比，草案強化了對侵權行 為的處罰力度，根據草案，若權利人的損失、侵權人獲得的利益和專(zhuān)利許可使用費均難以確定，人民法院可以處以10萬(wàn)元以上500萬(wàn)元以下的數額，而現行法律 對項情形僅判定賠償1萬(wàn)元以上100萬(wàn)元以下的數額。這種趨勢反映了對侵權處罰力度的加大，對談判雙方會(huì )產(chǎn)生相應的影響。

2.因商業(yè)合作而啟動(dòng)專(zhuān)利許可

此種情形是指沒(méi)有發(fā)生侵權訴訟或者訴訟威脅，而純粹是商業(yè)合作。此時(shí)需要考慮：對于自己，許可協(xié)議如何能夠賺錢(qián)？通過(guò)本協(xié)議我必須獲得什么？能夠獲得的最好結果是什么？希望避免什么？在使用專(zhuān)利技術(shù)時(shí)如何能夠確保獲得幫助、培訓、技術(shù)訣竅等資源。

三、許可談判前的保密協(xié)議

一項專(zhuān)利技術(shù)，其實(shí)質(zhì)內容往往不限于專(zhuān)利授權文本記載的范圍，發(fā)明人還有很多技術(shù)實(shí)施資料、技術(shù)訣竅、實(shí)施注意事項等未公開(kāi)。這些內容在專(zhuān)利許可談判中往往成為被許可方關(guān)注的重點(diǎn)之一。

如果在沒(méi)有簽訂保密協(xié)議的情況下將技術(shù)方案全盤(pán)托出，那么可能會(huì )出現這種情況：談判進(jìn)行了幾個(gè)月后，參與談判的潛在被許可方已經(jīng)在生產(chǎn)類(lèi)似的產(chǎn)品了。這種局面對許可方極為不利。

因此，對于許可方而言，雖然為了促成許可合同簽訂，需要介紹很多技術(shù)細節和技術(shù)訣竅，但是為了避免出現上述情況，在許可談判之前就應與談判方簽訂專(zhuān)門(mén)的保密協(xié)議，明確對談判中提及的相關(guān)信息進(jìn)行保密并不得私自使用，規定如果違反保密協(xié)議后的相應責任。

四、許可合同中的授權條款

在許可策略中最基礎的條款之一就是授權條款。對許可方而言，應考慮保留哪些權利或者哪部分技術(shù)；而對被許可方而言，應考慮需要哪些權利，避免遺漏而給后續使用帶來(lái)麻煩。

在常見(jiàn)的授權事項中，對于專(zhuān)利權的使用方式最易產(chǎn)生隱患。例如對于制造、使用、銷(xiāo)售、許諾銷(xiāo)售以及進(jìn)口五種方式，如果僅在許可合同中寫(xiě)明授權“制造”和 “使用”，那是否暗含著(zhù)“銷(xiāo)售”的權利？如果僅寫(xiě)明“使用”，那是否暗含著(zhù)“制造”的權利？如果僅寫(xiě)明“制造、使用、銷(xiāo)售”，是否暗含“進(jìn)口”的權利？對 于這些問(wèn)題，雙方往往會(huì )產(chǎn)生分歧。對此，筆者建議的做法是在合同中寫(xiě)明“本合同不含任何暗示的權利形式”，一句話(huà)可以避免所有的潛在分歧。

關(guān)于再許可，也是許可合同人需要明確的事項。如果許可人希望快速擴大產(chǎn)品的市場(chǎng)占有量及其影響力，那么再許可可以起到一定的推廣作用。如果沒(méi)有這類(lèi)需 求，那么再許可將會(huì )導致專(zhuān)利權人對外專(zhuān)利許可費用的下降，以及專(zhuān)利權產(chǎn)品市場(chǎng)占有量的稀釋。現實(shí)中大量的專(zhuān)利許可合同并不允許再許可，以降低風(fēng)險。如果專(zhuān) 利權人想允許再許可，則應考慮許可方能否從被許可方從再許可方獲得的報酬里分享部分收益。還需考慮，在被許可方違約的情況下，是否由再許可方將專(zhuān)利使用費 直接支付給許可方。

關(guān)于“委托制造”，也是容易產(chǎn)生歧義的地方。如果理解為這種授權是第三方可以制造專(zhuān)利產(chǎn)品，那么第三方制造上就可以免于侵權指控。因此，對此是否允許，應予以明確。例如，2010年，飛利浦公司通過(guò)和宏公司定牌生產(chǎn)安全插座產(chǎn)品，并未獲得專(zhuān)利權人敖謙平的許可，構成侵權，被判決飛利浦公司與和宏公司賠償 80萬(wàn)元，該案反映了一些企業(yè)通過(guò)與國內已經(jīng)獲得專(zhuān)利許可的企業(yè)合作進(jìn)行定牌加工的方式侵犯我國企業(yè)專(zhuān)利權，這對國內企業(yè)非常不利，因此在專(zhuān)利許可時(shí)應予以防范。

五、關(guān)于改進(jìn)發(fā)明的成果歸屬

目前技術(shù)發(fā)展迅速，許可方和被許可方都有可能都專(zhuān)利技術(shù)做出改進(jìn)，因此在專(zhuān)利許可合同中應予以考慮。

首先對于什么是改進(jìn)，應做出明確界定。改進(jìn)發(fā)生在許可協(xié)議實(shí)施之后，是任何一方對專(zhuān)利技術(shù)的提升。那么，對于不同的專(zhuān)利技術(shù)，多大程度的提升屬于專(zhuān)利法中的“改進(jìn)”，需要在簽訂許可合同時(shí)予以明確。

此外，如果改進(jìn)是由許可方做出的，那么改進(jìn)后的技術(shù)將影響到現有專(zhuān)利技術(shù)的市場(chǎng)占有率，如果沒(méi)有事先的約定，則對被許可方帶來(lái)消極影響。雖然難以在許可合同簽訂時(shí)明確具體的使用費數額，但是將某一方做出改進(jìn)后的權利歸屬進(jìn)行明確，無(wú)疑降低了以后的糾紛風(fēng)險。

六、關(guān)注反壟斷等問(wèn)題

處于強勢地位的許可方，可能會(huì )在許可合同中加入很多不合理的捆綁條款，對此，做為被許可方應當予以防備和反擊。例如，2015年國家發(fā)改委對高通壟斷案 做出了60.88億的罰單及連帶5項整改措施，創(chuàng )下中國反壟斷法實(shí)施以來(lái)處罰最高記錄，其中有4項整改措施與專(zhuān)利許可直接相關(guān)：由整機售價(jià)收取專(zhuān)利費改為 收取整機售價(jià)65%的專(zhuān)利許可費，向購買(mǎi)高通專(zhuān)利產(chǎn)品的中國企業(yè)提供專(zhuān)利清單，不再對過(guò)期專(zhuān)利收取許可費，不再要求我國手機生產(chǎn)企業(yè)將專(zhuān)利進(jìn)行免費反向許 可（之前高通不顧中國企業(yè)的意愿，強行要求中國企業(yè)把自己研發(fā)的專(zhuān)利免費反向許可給高通），在專(zhuān)利許可時(shí)，不再搭售非無(wú)線(xiàn)通信標準必要專(zhuān)利。這些都涉及了 我國《反壟斷法》第十七條（五）的規定：禁止具有市場(chǎng)支配地位的經(jīng)營(yíng)者從事下列濫用市場(chǎng)支配地位的行為：沒(méi)有正當理由搭售商品，或者在交易時(shí)附加其他不合理的交易條件。

《合同法》第三百二十九條規定：非法壟斷技術(shù)、妨礙技術(shù)進(jìn)步或者侵害他人技術(shù)成果的技術(shù)合同無(wú)效。《最高人民法院關(guān)于審理技術(shù)合同糾紛案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十條規定：下列情形，屬于合同法第三百二十九條所稱(chēng)的“非法壟斷技術(shù)、妨礙技術(shù)進(jìn)步”：

（一）限制當事人一方在合同標的技術(shù)基礎上進(jìn)行新的研究開(kāi)發(fā)或者限制其使用所改進(jìn)的技術(shù)，或者雙方交換改進(jìn)技術(shù)的條件不對等，包括要求一方將其自行改進(jìn)的技術(shù)無(wú)償提供給對方、非互惠性轉讓給對方、無(wú)償獨占或者共享該改進(jìn)技術(shù)的知識產(chǎn)權；

（二）限制當事人一方從其他來(lái)源獲得與技術(shù)提供方類(lèi)似技術(shù)或者與其競爭的技術(shù)；

（三）阻礙當事人一方根據市場(chǎng)需求，按照合理方式充分實(shí)施合同標的技術(shù)，包括明顯不合理地限制技術(shù)接受方實(shí)施合同標的技術(shù)生產(chǎn)產(chǎn)品或者提供服務(wù)的數量、品種、價(jià)格、銷(xiāo)售渠道和出口市場(chǎng)；

（四）要求技術(shù)接受方接受并非實(shí)施技術(shù)必不可少的附帶條件，包括購買(mǎi)非必需的技術(shù)、原材料、產(chǎn)品、設備、服務(wù)以及接收非必需的人員等；

（五）不合理地限制技術(shù)接受方購買(mǎi)原材料、零部件、產(chǎn)品或者設備等的渠道或者來(lái)源；

（六）禁止技術(shù)接受方對合同標的技術(shù)知識產(chǎn)權的有效性提出異議或者對提出異議附加條件。

2010年《甘肅省科學(xué)院磁性器件研究所與蘭州西太華工貿集團股份有限公司等技術(shù)轉讓合同糾紛上訴案》中， 甘肅省高級人民法院審查認為，海蘭德公司是雙方合資成立的公司，合同約定海蘭德公司為磁力泵技術(shù)的所有人和獨占使用人，因而上訴人與西太華公司都是該技術(shù) 的實(shí)際使用人，不存在限制上訴人使用該技術(shù)的情形。合同約定上訴人不得與海蘭德公司以外的任何一方進(jìn)行磁力泵相關(guān)技術(shù)的合作開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)銷(xiāo)售等，限制的是技 術(shù)開(kāi)發(fā)的范圍，而非技術(shù)本身，體現的是獨占使用的意思表示，該意思表示是指除了技術(shù)受讓人之外，任何人包括轉讓人都不得使用該技術(shù)。因此，根據合同的約 定，海蘭德公司獨家享有磁力泵及其相關(guān)技術(shù)的使用權，不存在“非法壟斷技術(shù)，妨礙技術(shù)進(jìn)步”違反法律法規規定的情形。

綜上所述，在專(zhuān)利許可中，做為被許可方，要把握好我國有關(guān)法律法規，捍衛自身合法權益。